Markanın Kullanılması ve Markanın İptali – SMK 9
Marka
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) markanın açık bir tanımını yapmamıştır.
Marka olabilecek işaretleri düzenleyen SMK m. 4/1’de dolaylı bir tanıma yer verilmiştir.
İlgili maddeye göre, marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşabilir.
Başka bir deyişle, marka, belirli mal ve hizmetleri anonimlikten kurtararak ferdileştirmekte ve bu sayede tüketiciler de almak istedikleri mal ve hizmetleri başka teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edebilmektedir.[1]
Marka Hakkının Kazanılması
Marka hakkının kazanılmasına ilişkin iki tür sistem mevcuttur.
Bunlardan ilki “ilk kullanma sistemi” ve ikincisi ise “tescil sistemi”dir.
İlk kullanma sisteminde, marka üzerindeki mutlak hak, yenilik içermesi zorunlu olmayan bir düşünsel tercihe bağlı olarak bir işaretin ihdası ve kullanılması suretiyle meydana gelir.
Bunun için, marka sahibinin tescilden önce bir işareti marka olarak kullanması ve ona ayırt edici nitelik kazandırması gerekir. Bu sistemi kabul eden ülkelere örnek olarak Amerika gösterilebilir.[2]
Tescil sisteminde ise, marka üzerindeki hak, bir işaretin marka olarak seçilip tescil edilmesi ve tescil edilen bu işaretin marka hukukuna özgü şekilde kullanılması ile kazanılır.
Bir markayı tescil ettiren kimse, marka hakkına sahip olur. Bu marka hakkının sahibine de marka sahibi denir.
Marka hakkı, tescille aslen, miras veya başka bir hukuki işlemle devren kazanılabilmektedir.[3]
SMK m 7/1, “Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” hükmünü haizdir.
SMK m. 7/4 ise “Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.” hükmünü haizdir.
Bu halde, kural olarak, SMK sisteminde markanın hakkının kazanılmasında tescil ilkesi benimsenmiştir.[4]
Tescil sisteminin birçok istisnası bulunmakla birlikte Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi ile tanınmış markalara tescil şartı aranmaksızın koruma imkânı getirilmesi de bu istisnalardan birini teşkil etmektedir.
SMK’nın 6.maddesinin 4 ve 5. fıkraları ile de tanınmış markalara hükümde belirtilen hallerde tescil şartı aranmaksızın koruma sağlanmaktadır.
Tescil sisteminin bir diğer istisnasını SMK m. 6/6 ile düzenlenen, üzerinde bir kişinin ismi, ticaret unvanı, fotoğrafı, telif hakkı veya fikri mülkiyet hakkının bulunduğu işaretler oluşturmaktadır.
Marka tescilinde nispi ret nedenleri arasında sayılan hallerden birinin varlığı halinde hak sahibinin itirazı üzerine marka tescil başvurusu reddedilir. Belirtilen haller nispi ret nedeni olarak düzenlenmiş bulunduğundan tescilden sonra markanın hükümsüzlük sebebi olarak da ileri sürülebilmektedir.[5]
Markanın Kullanılması
SMK m. 23 uyarınca[6], tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıl olup bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir.
Dolayısıyla marka hakkı koruması, bir üst süre sınırına bağlı olmaksızın markanın usulüne uygun şekilde yenilenmesi koşuluyla devam eder.
Ancak bu şekilde tescil ile sağlanan korumanın süresiz devam ettirilebilmesi için tescil edilen markanın kanunda öngörülen şekilde kullanılması gerekmektedir.
Gerek mülga 556 sayılı MarKHK gerekse SMK ile markayı kullanma yükümlülüğü getirilmiştir.
SMK m. 9/1, “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” hükmünü haizdir.
Dolayısıyla, bu anlamda, markanın iptaline karar verilmemesi için markanın marka sahibi tarafından, sicilde kaydolduğu mal veya hizmetler bakımından, temel işlevine uygun ve ciddi olarak Türkiye’de kullanılması gerekmektedir.
Başka bir deyişle, marka sahibi, markasını kullanmakla yükümlüdür.
SMK’nın 9’uncu maddesinde markanın kullanımı, hangi hallerin kullanım sayıldığı ve kullanımın hangi süre içerisinde yapılması gerektiği hususları düzenlenmiştir.
Özmen’e göre de marka, sicile kayıt yapıldıktan sonra bir köşeye atılarak uzun süre kullanılmayı bekleyecek hukuki bir varlık değildir. Kullanılmayan bir markanın sicili boş yere işgal etmesi ve serbest piyasasına ekonomik kazanım sağlamaması yasa koyucu tarafından kabul edilmemektedir.[7]
Marka hukukundaki kullanım yükümlülüğünün amacı, tescil edilen markanın ticari faaliyette kullanılmasını sağlamaktır.[8]
Kullanılması zorunlu olup da kullanılmayan markanın iptalinin ileri sürülmesi en yaygın yaptırım olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca markanın kullanılmaması durumu istismar ve hükümsüzlük davalarında bir def’i olarak ileri sürülebilmektedir.
Markanın Temel İşlevine Uygun Kullanılması
SMK açıkça düzenlememiş olsa da “temel işlevine uygun kullanım” kavramı ilgili kanunun gerekçesinde belirtilmiştir.
Buradan hareketle markanın temel işlevine uygun kullanılmasının, markanın hangi amaç dahilinde tescil edilmişse o amaca uygun, ticari hayatın olağan akışı içerisinde markanın işlevlerinin yerine getirilmesi olarak anlaşılması gerekmektedir.[9]
Bir markanın en önemli işlevi aynı veya benzer mal ve/veya hizmet üreten diğer markalardan ayırt etmeye yarayan işlevidir. Ayrıca markanın ayırt etme işlevinin yanı sıra reklam, kaynak gösterme ve garanti gibi işlevleri de mevcuttur.
Tüm bu nedenlerle marka özellikle ayırt edicilik işlevi başta olmak üzere, temel işlevlerine uygun olarak kullanılmalıdır.
Markaya konu işaret ticarette markasal olarak kullanılmalıdır.
Markasal kullanımı olmayan ya da işlevine uygun bir şekilde ürün veya hizmetin reklam ve tanıtımını sağlamayan kullanımlar marka hukuku anlamında kullanım sayılmaz.
Yargıtay 2014 tarihli bir kararında[10], markasal kullanımdan söz edebilmek için işaretin, ilgili bulunduğu mal veya hizmet ile bağlantısını gösterecek biçimde ve işleve uygun olarak kullanılması gerekeceğini ifade edilmiştir. Bir ticaret markasının, piyasaya sürülen malın veya ambalajının üzerine konulması ya da bir hizmet markasının, ilgili olduğu hizmetin sunulması sırasında kullanılması bu kapsamda görülerek kural olarak bir markanın tek başına işletmenin iş evrakında veya kataloglarında kullanılmasının markasal kullanım olmadığı ifade edilmiştir.
Yargıtay 2011 tarihli bir kararında[11] “…Pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla markanın temel işlevine uygun olarak anılan hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde ciddi biçimde gerçekleşen kullanım…” ifadesine yer vermiştir.
Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi de 2022 tarihli bir kararında[12] da markanın temel işlevine uygun olarak kullanılması gerektiğine vurgu yaparak marka sahibinin markayı kullanma külfeti altında olduğunu belirtmiştir.
Markanın Sahibi Tarafından Kullanması
SMK’da markanın sahibi tarafından kullanılması gerektiği açıkça düzenlenmiştir.
SMK m. 9/1 ve 9/3 uyarınca markanın marka sahibi tarafından ya da marka sahibinin izni ile üçüncü kişi tarafından kullanılması gerekmektedir.
Marka hakkı kullanımı; lisans sözleşmesi, alt lisans sözleşmesi, markayı kullandırma unsurunu barındıran franchising sözleşmesi ve merchandising sözleşmeleri ile üçüncü kişilere devredebileceği gibi örneğin marka üzerinde intifa hakkı sağlanması ile marka hakkı sahibi markayı kullanma hakkını veren bir ayni hakka dayanarak markasının kullanılmasını da sağlayabilir.[13]
Diğer bir ifadeyle, marka sahibi markasını kendisi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de markayı kullandırabilir. Marka hukuku anlamında bu da kullanım sayılır.[14]
Bu tür bir kullanım, ticari hayatın olağan akışı ve devamlılığı gereği bir ihtiyaç olup, markanın SMK m. 9 hükmüne uygun olarak kullanıldığı kabul edilmektedir.
Bir kararda ABAD, malların marka sahibi tarafından üretilip piyasaya distribütörleri aracılığıyla sunulmasını markasal kullanım kabul etmiştir.[15]
Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı’nın bir kararında[16], kullanım ispatı talebi üzerine sunulan delillerde yer alan faturaların farklı şirketlerce kesildiğinden bahisle deliller arasında yer alan lisans sözleşmesinin de başka bir şirket ile imzalanmış olması gözetilerek fatura kesen şirketlerle kullanım ispatı sunan şirket arasındaki idari/ekonomik bağ ya da lisans sözleşmesine veya vb. marka kullanım hakkına dair somut belge yer almadığından ciddi kullanımın ispatına yetmediği ifade edilmiştir.
Markanın Ciddi Olarak Kullanılması
Markanın ciddi kullanılma yükümlülüğü ile marka hakkı sahibinin markayı keyfi bir şekilde tekeline almasını önlemek, esasen kullanmadığı markayı kullanıyormuş gibi göstererek haksız rekabet oluşturmasını engellemek ve kullanılmama nedeniyle iptal yaptırımının önüne geçmesine müsaade etmemektir.[17]
Ciddi kullanım kavramından ne anlaşılması gerektiği SMK’da belirtilmeyip somut olayın özellerine, dürüst ticari uygulamalara göre belirlenmektedir.
Sırf iptal veya def’i yaptırımlarından kurtulmak için sembolik/göstermelik kullanımlar marka hukuku anlamında kullanım değildir. Markanın ciddi kullanımı (mehaz AB mevzuatına göre gerçek kullanımı – genuine use) gerçekleştirilmelidir.
Sözgelimi hiç üretim veya ticareti yapılmayan bir ürün veya hizmet için tescil edilen marka, bir takvimde ya da kartvizitte kullanılmışsa ya da o mal veya hizmette çok düşük sayıda gösterilmişse durum böyledir. Örneğin giyimde tescilli olan marka için elli adet montun etiketinde kullanım yeterli değildir.[18]
Markayı ciddi şekilde kullanma, markadan işlevlerine uygun biçimde yarar sağlayacak, onun ayırt edicilik işlevini gösterecek biçimde piyasada tanınmasını, diğer mal ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayacak biçimde kullanılması demektir.[19]
Bir markanın tescilli kalmasının sağlanması onun ciddi biçimde kullanıldığının gösterilmesine bağlıdır. Markanın kullanımına geçici bir süre ara verilmesi halinde, bu ara vermenin istenmeyen sebeplerle bağlı zorunlu bir ara verme olup olmadığının değerlendirilmesi gerekecektir.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2022 tarihli bir kararında[20], markanın ciddi kullanımına ilişkin tüm emarelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2023 tarihli bir kararında[21], markanın ciddi bir şekilde kullanımının davalı tarafça ispatlanması gerektiğini, 6 adet etiketin markanın ciddi bir şekilde kullanımını göstermediğini belirtmiştir.
Markanın Sicilde Kaydolduğu Mal ve Hizmet Sınıfı İçinde Kullanılması
SMK m.9’da bir markanın ticaret sicilinde hangi mal veya hizmet için tescil edilmişse yine o mal veya hizmet için kullanılması düzenlenmiştir. Aksi halde marka uygun bir kullanım dahilinde kullanılmamış olacaktır.
Başka bir deyişle, SMK m. 9/1 ve 26/4 gereği kullanım zorunluluğunun yerine getirilebilmesi için markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerde kullanılmış olması gerekmektedir.
Suluk’a göre de marka tescil edildiği tüm mal ve hizmetlerde kullanılmalıdır.[22]
Yargıtay bir kararında[23], markanın tescil edildiği mallardan veya hizmetlerden sadece bir bölümü için kullanılmasının, diğerleri için de kullanım koşullarının gerçekleştiği anlamına gelmeyeceğini vurgulamıştır.
Bu açıklamalarla birlikte markanın, sadece tescil edildiği bazı ürün sınıfları için kullanılması da yeterli olacaktır. Ancak, SMK m. 26/5’e göre böyle bir durumda kullanılmayan kısım için iptal durumu gerçekleşebilecektir.
Marka hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık için hak kaybı yaşamamınız adına mutlaka uzman bir Ankara Avukat‘ın görüşünün alınması önemlidir.
Markanın Türkiye’de Kullanılması
SMK m. 9 ile markanın Türkiye’de kullanılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Ancak, bu bilgiden, markanın tüm Türkiye çapında kullanılması gerektiği yanılgısı oluşmamalıdır. Ayrıca, markanın Türkiye’de kullanılması yükümlülüğünden, malın veya hizmetin de Türkiye’de üretilmesi mecburiyeti anlaşılmamalıdır.
Yurt dışındaki kullanımlar gerekçe gösterilerek Türkiye’de tescilli markanın kullanımının gerçekleştirildiği iddia edilemez. İhracat ve ithalatta markanın kullanımı ise Türkiye’de kullanım sayılır. Meğerki marka, Türkiye sınırları içindeyken ürün veya hizmette gösterilmiş olsun.[24]
Türkiye piyasasına değil de ihraç yoluyla ülke dışına sunulacak olsa dahi, markanın Türkiye’de kullanıldığı kabul edilmektedir. Markanın yurt içinde kullanılmasında olduğu gibi, ihracatta kullanılmasının da göstermelik olmaması gerekmektedir.
Söz gelimi, malların sadece etiketlerinin Türkiye’de üretilerek ihraç edilmesi, markanın ihracat nedeniyle Türkiye’de kullanılması olarak kabul edilmemelidir.
Öğretide tartışmalı olan bir başka konu ise transit geçişin uygunluğu tartışmasıdır.[25]
Bir görüşe göre bir markaya ait mal veya hizmetlerin ihracatı veya ithalatının markanın kullanımı olarak değerlendirildiği için transit geçişin uygun kullanım anlamına geldiği savunulmaktadır.
Aksi görüşe göre ise transit geçişin markanın işlevine uygun kullanılmadığı anlamına gelmektedir.
SMK ile uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi karşısında marka sahibi tarafından yurtdışında piyasaya sürülen bir malın, marka sahibinin izni olmaksızın Türkiye’ye getirilerek tekrar piyasaya sunulmuş olması halinde de marka kullanılmış sayılacak mıdır? Kanaatimizce bu soruya olumlu cevap verilmelidir. Zira marka sahibi yurt dışında markasını kullanmakla, uluslararası tükenme ilkesi uyarınca aynı zamanda bu markanın diğer ülkelerde de kullanılmasına izin vermiş sayılır.[26]
Markanın Kullanılması Yükümlülüğünün İstisnaları
Markanın Ayırt Ediciliği Değiştirilmeden Kullanılması
Markanın kullanılması zorunluluğunun yerine getirildiğinin kabul edilebilmesi için markanın sicilde tescil edildiği hali ile kullanılması gerekmektedir. Ancak, markanın tescil edildiği şekilde kullanılması gereğinin çok katı uygulanması hakkaniyete uygun düşmez.
Kural olarak bir marka tescil edildiği şekilde kullanılmak zorundadır. Ancak SMK m. 9/2-a gereğince markanın ayırt edici olan karakterlerinin değiştirilmemesi şartıyla farklı unsurlarla birlikte kullanılmasını da markanın kullanım yükümlülüğüne uygun olacağı hüküm altına alınmıştır.
Başka bir deyişle, marka farklı unsurlarla kullanılmakla birlikte bu unsurlar markanın ayırt edici niteliğini değiştirmiyorsa, marka tescil edildiği şekliyle kullanılmış sayılır.[27]
Buradaki amaç tescil edilmiş olan bir markanın ana unsurlarını tahrif etmeden, olağan ticari uygulamalar dahilinde yeniliklere ayak uydurmasını sağlamak, küçük değişikliklerle tüketiciye hitap etme gücünü artırmaktır.
ABAD Genel Mahkemesi’nin T-353/07 sayılı kararında[28]; “COLORIS” ibaresinin altında konumlandırılan ve bu ibareden daha küçük yazılan ve Türkçe diline “küresel renklendirme konsepti” şeklinde çevrilebilecek olan “GLOBAL COLORING CONCEPT” ibaresinin genel ve tanımlayıcı anlamı olduğundan bahisle ikincil önemde olduğuna ve bu ibarenin kullanımının markanın ayırt edici karakterini değiştirmediğine hükmedilmiştir. Aynı kararda, Mahkeme, dünyayı temsil eden, yaratıcı ve olağan dışı şekilde üretilmemiş bir figüratif elementin eklenmesinin kelime markasının ayırt edici karakterini değiştirmeyeceğini belirtilmiştir.
Yargıtay, “SÜTAŞ SÜZME”, “SÜTAŞ SÜZME BEYAZ PEYNİR”, “SÜZME” ibareleri ile benzerlik incelemesi yaptığı “TEK SÜT ADI TEK TADI TEK SÜZME BEYAZ PEYNİR” ibareli markada “TEK SÜT” ibaresinin baskın ve ayırt edici unsur olarak ön plana çıktığını ifade ederek diğer ibarelerinin tali unsur olarak yer aldığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla, “SÜZME” ibaresinin tescile konu mallar için (süt ve süt ürünleri) düşük ayırt ediciliğe sahip olduğuna karar verilmiştir.[29]
Hoşgörü Süresince Markanın Kullanılmaması
Bir marka tescil edildikten sonra üretime geçmek, kullanıma açılmak, piyasada tanınır hale gelmek için zamana ihtiyaç duymaktadır.
Bu nedenle tescil edilmiş bir markanın tescil edildiği anda hemen kullanılmasını beklemek çok gerçekçi bir yaklaşım değildir. Buna ek olarak marka hakkı sahibi aralıksız bir kullanım yükü altında değildir ve çeşitli nedenlerle üretim faaliyetine ara verebilir.
Tescil edilmiş bir marka tescil tarihinden itibaren beş yıllık hoşgörü süresi içinde kullanılmalı ve bu kullanımına da tescilli olduğu süre boyunca beş yıldan daha fazla süre ara verilmemelidir. Bu kullanım süreklilik arz etmelidir.
Başka bir deyişle, yasa, marka sahibine tescillediği markayı kullanıp kullanmama konusunda sadece 5 yıllık bir serbesti sağlamaktadır. Marka sahibi, çeşitli makul ticari nedenlerle markayı kullanmaya hemen başlamayabilir. Ancak, bu konudaki hoşgörü 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.[30]
Marka sahibinin markasını kullanmaya başlaması veya bu doğrultuda gerekli hazırlıkları yapabilmesi adına SMK m. 9/1’de belli bir süre tanındığı söylenebilir. Bu hükme göre, markanın kullanım zorunluluğuna aykırılığın sonucunda öngörülmüş hukuki sonuçlar ancak markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra doğabilecektir.
SMK m. 26/4 hükmünün ikinci cümlesinde bu süreye bir istisna getirilmiştir. Hükme göre marka sahibi, markasına karşı iptal talebinde bulunulacağını düşünerek bir kullanım gerçekleştirmişse iptal talebinin sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım, ciddi kullanımın tespiti incelemesinde dikkate alınmayacaktır.
İptal talebinin sunulmasından önceki üç ay içinde kanunun öngördüğü koşullara uygun şekilde kullanılmış dahi olsa, iptal talebi yöneltilmiş marka yalnızca bu süre içinde kullanıldıysa bu kullanım iptal talebinin reddi için yeterli görülemeyecektir. Yani iptal tehdidi ile yapıldığı takdirde kullanım ciddi dahi olsa kabul edilmeyecektir.
İptal dışında bir maraka tescil talebine karşı sunulan itiraza itiraz etmek için, hükümsüzlük ve istismar davalarında def’i olarak ileri sürülmek için kullanılabilir.
Hoşgörü süresi belirlenirken somut olayın özellikleri dikkate alınacaktır.
Markanın Haklı Nedenlerle Kullanılmaması
Tescilli bir markanın marka sahibince kullanım yükümlülüğünün bir istisnası da haklı nedenlerle markanın kullanılmamasıdır.
Buradaki haklı nedenlerden kasıt imkânsızlık hali değil markanın kullanımını engelleyen objektif ve kusur koşulundan oluşan soyut olan sebeplerdir.
Marka kullanımını engelleyen haklı sebepler marka sahibinin iradesi dışında gelişen durumları kapsamaktadır.
Yasal düzenlemelerde haklı sebepler belirlenmemiş ve bu konuda değerlendirme yapma yetkisi yargıya ve öğretiye bırakılmıştır.
Öğretide haklı nedenler olarak; mücbir sebepler yani doğal afetler, ekonomik kriz, savaş, şirketin tasfiye sürecine girmesi, gümrük yasalarındaki değişiklikler, idari izinlerin alınamaması, ithalat ve ihracat kısıtlamaları, seferberlik ve marka ile ilgili derdest olan bir davanın henüz karara bağlanmaması örnek gösterilebilir.
Yukarıdaki açıklamalara karşılık marka sahibinin kendi kusuruyla mali durumunun kötüye gitmesi, iflas etmesi, piyasa koşullarının değişmesi, işletme sahibinin iş göremez hale gelmesi haklı neden olarak kabul edilmez.
Yargıtay bir kararında, marka sahibi şirketin iflas etmesinin kullanmama için haklı neden oluşturup oluşturmayacağını tartışmıştır. Bu kararda, şirketin iflas etmesinin markanın kullanılmaması için başlı başına haklı bir neden oluşturmayacağı sonucuna varılmıştır. Zira müflis şirketin yönetim kurulu, genel kurulu veya iflas idaresi, şirket mal varlığına dahil olan markayı lisans vermek gibi çeşitli hukuki işlemlere konu edebilecekken bunu yapmamıştır.[31]
Yargıtay, davacının fabrikasının istimlak edilmiş olması nedeniyle markayı kullanamamasının haklı sebebe dayandığı doğrultusundaki iddiasını kabul etmemiştir.[32]
Markanın Kullanılmaması Sebebiyle İptali
Tescilli bir marka sicilden, ancak bir mahkeme kararı ile veya kanunda izin verilen koşullarda TÜRKPATENT’in kararı ile terkin edilebilecektir.[33]
SMK m. 26 uyarınca, beş yıllık hoşgörü süresinin dolması ile ilgili kişiler, tescilli bir markanın kanunda öngörüldüğü şekliyle kullanılmadığı iddiasıyla bu markanın iptali ve sicilden terkinini talep edilebilir. Ancak tescilli bir markanın iptalinin talep edilebilmesi için tescil tarihinden itibaren beş yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.
Markanın iptali hali olarak öngörülen markanın kullanılmaması hali, belirli koşullarda altında marka kullanımının gerçekleştirilmemesidir. Kanun maddesi doktrin ve uygulama ile belirlenen koşullar ve ilkeler gereği markanın kullanılması halinde, kullanmama nedeniyle iptali söz konusu olmayacaktır.
Ancak markanın kullanılmaması nedeniyle iptali incelemesinde markanın kullanıldığını ispat, marka sahibine ait olduğundan marka sahibinin, gerekli koşullar altında markayı kullandığını, iptal halinin meydana gelmediğini ispat etmesi gerekmektedir.
SMK ile markanın idari iptali prosedürünün tanıtılmasıyla, 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren iptal taleplerini, TÜRKPATENT incelemeye alacak ve talepler hakkında idari bir karar verecektir.
Bu idari karara karşı ise karardan olumsuz etkilenen tarafın mahkemeler nezdinde itiraz etme hakkı yine bulunmaktadır.
Kaynakça
AKER, Yeşim; “Marka Tescil Sürecinde Kullanım İspatı Savunması”, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt:17, Sayı:61 2021, s.27-54
ÇOLAK, Uğur; Türk Marka Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2023
ÇOŞĞUN, Gizem; Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018
GÜL ÖZMEN, Tuğçe Didem; “Markanın İptali”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 186, 2022, s. 84-96
GÜNEŞ, İlhami; Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021
KARACA, Osman Ümit; Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017
SULUK, Cahit / KARASU, Rauf / NAL, Temel; Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU; “Kullanım İspatı Kılavuzu”, 2017.
YÖRDEM, Yılmaz / BİÇİMLİ, Emrah; “Markanın Kullanım Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı:51, 2022, s.173-200
Elektronik Kaynaklar
Lexpera.com
Turcademy.com
[1] Cahit Suluk, Raif Karasu ve Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2023, s.183.
[2] Seyrani İlkhan, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre Marka Hakkı Aleyhine İşlenen Suçlar, Ankara: On İki Levha Yayıncılık, 2019, s.23.
[3] İlkhan, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre Marka Hakkı Aleyhine İşlenen Suçlar, s.23.
[4] İlkhan, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre Marka Hakkı Aleyhine İşlenen Suçlar, s.23.
[5] Meltem Aras, Markanın İptali ve İptal Halleri, Ankara: On İki Levha Yayıncılık, 2019, s. 38.
[6] SMK m.23: “(1) Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir. (2) Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir. (3) Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir. (4) Ortak markanın yenilenmesi için gruba dâhil işletmelerden birinin talebi yeterlidir. (5) Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.”
[7] Gül Özmen, “Markanın İptali”, Terazi Hukuk Dergisi, 17/186 (2022), s.84.
[8] Cahit Suluk, Fikri Mülkiyet Yazıları I – Mütalaalarım (2001-2020), Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021, s.346.
[9] Yılmaz Yördem, “Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 13/51 (2022), s. 173.
[10] Yargıtay 11. HD., 2013/16785 E., 2014/6143 K. ve 28.3.2014 T. sayılı kararı. (Lexpera)
[11] Yargıtay 11. HD., 2011/11201 E., 2011/15344 K. ve 17.11.2011 T. sayılı kararı. (Lexpera)
[12] Bakırköy 2. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2021/471 E., 2022/170 K. ve 21.9.2022 T. sayılı kararı: “…SMK’nun markanın kullanım külfetine ilişkin 9. Maddesi hem geçmişte tescil edilen markalar için hemde gelecekte tescil edilecek markalar için kullanma külfeti getirmiştir. Dolayısıyla davalıya ait markada kullanma külfeti altındadır. Markanın kullanımının SMK’nun 7. Maddesinin ikinci fırkasının a,b.c bentlerinde ön görülen modelde olmak üzere anılan maddenin 3. Fırkası ile 9. Maddenin 2. Ve 3. Fıkrasında açıklandığı şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Kullanmama nedenine dayalı iptal davası açabilmek için hak düşürücü bir süre bulunmamaktadır. Önemli olan dava tarihinden geriye doğru tescil anına kadar 5 yıllık sürenin dolmuş bulunmasıdır, bu nedenle dava süresindedir. İptali istenen markanın kullanımının söz konusu markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlemine uygun olarak anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu kullanımın markanın tüketiciye yahut son kullanıcıya ürün veya hizmetin menşeini bu ürün yada hizmetin diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal vermeyecek biçimde yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil piyasaya ulaşacak ve belirli müşteri çevresi yaratacak şekilde ciddi olarak gerçekleşmelidir. Doğal afetler, savaş, ağır bir ekonomik buhran, ambargo, ithalat kısıtlamaları gibi durumlar markanın kullanılmaması için haklı bir neden olabilir ancak somut olayda davalının böyle bir iddia ve beyanı bulunmamaktadır. Yapılan yargılama, toplanan deliller ve alınan bilirkişi raporu karşısında, davalının ana ve birleşen davaya konu markalarını tescilli oldukları sınıflarda, yukarıda anılı ilkeler çerçevesinde ciddi bir şekilde kullandığına delalet edecek yeterli delil sunulmadığı, incelenen ticari defterlerin ise davacının kullanmama iddiasını doğruladığı anlaşıldığından ana ve birleşen dava yönünden davacıların davasının kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur…” (Lexpera)
[13] Yılmaz Yördem, “Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları”, s.178.
[14] Suluk, Fikri Mülkiyet Yazıları I – Mütalaalarım (2001-2020), s.347.
[15] ABAD Genel Mahkemesi, 17.02.2011 T. ve T‑324/09 K. sayılı kararı. (Lexpera)
[16] TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı Kararı, 06.01.2022 T. ve E-71248886-130-220016984 sayılı.
[17] Yılmaz Yördem, “Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları”, s.182.
[18] Suluk, Fikri Mülkiyet Yazıları I – Mütalaalarım (2001-2020), s.346.
[19] Güneş, Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, s.205.
[20] İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, 11. HD., 2019/2313 E., 2022/1248 K. ve 16.9.2022 T. sayılı kararı: “…Eldeki davada davacı vekili, davalı adına tescilli 2005/31719 nolu, 32. sınıfta tescilli ”…. ” markasının, tescil edildiği tarihten bu yana davalı tarafça hiç kullanmadığını veya kullandığı iddia edilir ise de bu kullanıma beş yıldır ara verilmiş olduğunu iddia ederek, 2005/31719 nolu “Sarıyer” markasının SMK’nın 9/1 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile kullanılmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir. Her tacirin marka sicilinin temizlenerek kullanılmayan markaları kendi adına tescil ettirme hakkı bulunduğundan, davacı şirketin SMK’nın 25/2. maddesi uyarınca dava açmakta menfaati ve hukuki yararı bulunmaktadır. Mahkemece bilirkişi olarak atanan mali müşavir bilirkişi tarafından davalı tarafın “….” markasını ciddi biçimde kullanıp kullanmadığı ya da beş yıl içinde kesintisiz kullanıma ara verip vermediği konularında inceleme yapılması için davalı taraf vekilinden geriye dönük 5 yıllık ticari defterleri, markasının tanıtımına ve kullanımına yönelik katılımda bulunduğu ciddi pazar yaratıcı anlamda piyasada, fuar, panayırlarda, markaya dayalı verdiği reklam, tabela vs. ile markanın ciddi kullanım emaresini oluşturan tüm materyallerin talep edildiği, davalı vekilince markanın kullanımına ilişkin delil ve belgelerin bulunmadığı ve markasının ticari defterlerde kayıtlı olmadığından defterlerin sunulmasına da gerek olmadığı yönünde beyanda bulunulduğu, dava konusu markanın kayıtlı olduğu 32. nice sınıfında tescil tarihinden itibaren 5 yıl süreyle haklı bir sebep olmaksızın kullanılmadığı, bu durumda davalının markasının nice sınıfında kullanılmaması nedeniyle SMK’nın 26.maddeye istinaden aykırılığın ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Davacının kullanmama nedeniyle iptal talep ettiği 32. sınıftaki ürünler yönünden ciddi kullanım bulunduğunun davalı tarafça ispat edilemediği sonucuna varılmakla; mahkemece verilen kararda bir isabetsizlik bulunmamış ve davalı vekilinin istinaf itirazları yerinde görülmemiştir…” (Lexpera)
[21] İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, 20. HD., 2021/72 E., 2023/994 K. ve 14.6.2023 T. sayılı kararı: “…Davalı tarafın delil listesine ve davalının sunduğu kullanıma dair delillere göre mahkemece davanın reddedildiği anlaşılmakta olup, somut uyuşmazlıkta davalı tarafça “kullanma” hususunun ispatlanması gerektiği açıktır. Davalının kullanımına dair delil olarak sunduğu 6 adet etiket ve bir adet … adlı 2.el satış sitesinden alınan yağmurluk (… markalı) ilanı (tarihi belirsiz) değerlendirildiğinde, davalının ciddi şekilde markayı kullanımına dair elverişli ve yeterli delil olarak kabul edilemeyeceğinin açık olduğu, zira bahse konu etiketlerin her zaman üretilmesinin mümkün bulunmasının yanısıra, etiketlerin ürünlere basılı halde davalı tarafça satış veya üretiminin yapıldığına dair hiçbir delil sunulmamış olduğu, yine 2.el satış sitesine bir tüketici tarafından konulmuş bulunan ilanda “…” markasının bulunmasının, bu ürünün davalı ürünü olduğuna ya da, dava öncesinden itibaren 5 yıllık süreçte davalı tarafça bu markanın kullanıldığına delil de teşkil etmeyeceği, kaldı ki, 2.el satışa konu olmasına göre davalının bu markalı ürünü ne zaman üretip satışını yaptığına dair açıklık bulunmayan bu görselin bir delil niteliği de bulunmadığı, davalı delillerinde ticari defterlerinin yer alması nedeniyle mahkemece mali müşavir bilirkişiden ayrıntılı rapor alınmış olduğu, denetime ve hüküm kurmaya elverişli bu raporda davalı tarafın dava konusu markayı kullandığına dair fatura, belge, defter kaydı vs.hiçbir veri bulunmadığı, davalının fuar vs.bir organizayona bu marka ile katılımı da dahil olmak üzere bu yönde bir kullanımına dair kayıt da bulunmadığının belirlendiği, davalı tarafça rapora süresinde itiraz edilmişse de, dayanaksız ve soyut beyana dayalı bu itirazın kabulünün mümkün görülmediği anlaşılmakla, usul ve yasaya uygun bulunan mahkeme kararına yönelik tüm istinaf itirazlarının esastan reddi gerekmiştir…”
[22] Suluk, Fikri Mülkiyet Yazıları I – Mütalaalarım (2001-2020), s.346.
[23] Yargıtay 11. HD., 2001/844 E., 2001/3429 K. ve 09.04.2001 T. sayılı kararı. (Lexpera)
[24] Suluk, Fikri Mülkiyet Yazıları I – Mütalaalarım (2001-2020), s.347.
[25] Yılmaz Yördem, “Markanın Kullanılması Yükümlülüğü ve Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları”, s.195.
[26] Suluk, Karasu ve Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.244.
[27] Suluk, Karasu ve Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.243.
[28] ABAD Genel Mahkemesi’nin 30 Kasım 2009 tarihli, T‑353/07 nolu kararı 31 ve 34. paragraflar arası.
[29] Yargıtay 11.HD. 2017/4204 E. 2019/1297 K., 19.2.2019 T.
[30] Güneş, Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, s.206.
[31] Yargıtay 11. HD 2001/844 E. 2001/3429 K., 09.04.2001
[32] Yargıtay 11. HD 2002/1719 E. 2002/2064 K., 08.03.2002 T.,
[33] Güneş, Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, s. 213